LA NUEVA LEY DE MARCAS
(Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas)

JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE MARCAS

LA NUEVA LEY DE MARCAS OBEDECE FUNDAMENTALMENTE A TRES NECESIDADES:Dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de Junio, con motivo del recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno vasco y catalán contra la Ley de Marcas de 1.988. Reconociendo mediante esta sentencia a las Comunidades Autónomas competencias formales en materia de propiedad industrial. Transpone, asimismo, la Directiva Comunitaria de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas e incorpora al Derecho interno español una pluralidad de Tratados Internacionales. Es decir, con la nueva Ley de Marcas se zanja el proceso armonizador con el Derecho comunitario.

Introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental, aconsejadas por la experiencia de la ley anterior, prácticas de nuestro entorno y exigencias de la nueva sociedad de la información.

NOVEDADES Y ASPECTOS ACTUALES DE LA NUEVA LEY DE MARCAS:

AGILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Con la nueva Ley de Marcas se suprime el examen de oficio de anterioridades, por lo tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas únicamente examina si la nueva solicitud incurre en alguna de las Prohibiciones Absolutas establecidas en la Ley, todo ello conlleva la agilización y simplificación del procedimiento de concesión y alineamiento con el sistema de la Marca Comunitaria, ya que la nuevas Marcas se suspenderán como consecuencia de la oposición formulada por terceros interesados y no como antes que también eran suspendidas por reparos señalados de oficio por el examinador.

Esto dará lugar a que el solicitante en pocos meses conocerá la viabilidad o no de la Marca que pretende introducir en el mercado, ya que las Marcas de la nueva Ley que no tengan oposiciones serán CONCEDIDAS en pocos meses y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), procederá automáticamente a la concesión y expedición del certificado-título.

SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA

Se sustituye el sistema "Uniclase" por el sistema "Multiclase", es decir, en una única solicitud se podrán proteger todas las clases que comprenda el Nomenclátor Internacional, permitiéndose la divisibilidad de la marca.

SE SUPRIME:

La actual obligación de presentar una Declaración Notarial de uso, para la renovación de Marca. Con ello se soluciona la situación de agravio comparativo hasta ahora existente con respecto a los concesionarios de Marcas Internacionales.La obligatoriedad de intervención Notarial para el cambio de la titularidad de una Marca o Nombre Comercial (ya introducido en la práctica desde Mayo de 1999).El requisito de abono quinquenal. (ya introducido en la práctica desde Mayo de 1999).Desaparece la Marca derivada y la ampliación de Marca que a partir de ahora se conseguirá mediante la solicitud del registro de una nueva Marca.

DISTINCIÓN ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA

Marca Notoria.- Es la que es conocida por el sector al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen bien la Marca o el Nombre Comercial.

Marca Renombrada.- Cuando la Marca o Nombre Comercial sean conocidos por el público en general serán considerados renombrados.

En la nueva Ley de Marcas hay un reconocimiento de la importancia de la Marca Renombrada como herramienta privilegiada para elevar la imagen de España en el comercio exterior.

En ambos casos, quiebra el principio de especialidad. A mayor notoriedad más quiebra.

AMPLIACIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL DERECHO DE MARCA

Con la nueva Ley de Marcas se refuerza la posición del titular de la Marca, se incluye el daño causado al prestigio de una Marca.

El titular de la Marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá "Sin necesidad de prueba alguna" derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

Se fortalece la posición del titular de una Marca en Internet frente a vulneraciones de su derecho por medio de nombres de DOMINIO.

MAYOR PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Se reconoce por primera vez a los órganos públicos, asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios una legitimación especial para señalar las Marcas que, a su juicio, deben ser denegadas. Se intenta así evitar la proliferación de marcas que induzcan al consumidor a error acerca de la naturaleza, la calidad, las propiedades o el origen de los productos.

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

En la nueva Ley de Marcas se incorpora de nuevo la posibilidad del restablecimiento de derechos que en la Ley de Marcas de 1988 se había suprimido.

Esto es importante, ya que se concede la posibilidad al solicitante o titular de una Marca a que a pesar de no haber respetado el plazo que la Oficina Española de Patentes y Marcas concede para presentar alegaciones ante un posible suspenso o recurso de alzada e incluso para el pago de las renovaciones, el titular de una Marca tenga la posibilidad, previa solicitud, de restablecer los derechos perdidos, aunque se concede un plazo máximo de un año.

POSIBILIDAD DE OPOSICIÓN EN BASE A UNA MARCA NO REGISTRADA NOTORIA O RENOMBRADA.

Podrán oponerse a una nueva solicitud las Marcas no registradas que sean "Notoriamente conocidas" en España.

POSIBILIDAD DE SUSPENDER LA TRAMITACIÓN DE UN EXPEDIENTE
Cuando la oposición se base en una solicitud anterior que se halle pendiente de resolución firme por la vía administrativa.Si el solicitante ha entablado una acción de nulidad, caducidad o acción reivindicatoria del signo anterior oponente. A petición de los interesados. (En este caso el período de suspensión no puede exceder de seis meses).
POSIBILIDAD DE SOMETER A ARBITRAJE LAS RESOLUCIONES DE LA OEPM

Se trata de una excepción a la prohibición general de someter los actos administrativos a esta modalidad de solución de controversias. Sólo deben afectar a intereses privados, es decir, no cabe dilucidar problemáticas de prohibición absoluta.

AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA.

El derecho conferido por el registro de Marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha Marca por el titular o con su consentimiento.

EJEMPLO:
El titular de una Marca en España, vende sus productos con esa Marca a un Distribuidor español, el cual a su vez exporta a otro distribuidor francés. Pues bien, en ese momento de comercialización se ha agotado el derecho del concesionario de la Marca. Es decir, aunque el fabricante español haya concedido licencia exclusiva a un distribuidor francés, éste carecerá de fuerza legal para impedir la venta a terceros distribuidores franceses, de la marca proveniente de la fábrica española.

DESAPARICIÓN DE LOS RÓTULOS DE ESTABLECIMIENTO.

Con la nueva Ley de Marcas desaparece el carácter registral de los Rótulos de Establecimiento, con ello se evitan impedimentos para la concesión de Nombres Comerciales y Marcas. Además, son sustituibles por Marcas de servicio.

Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva Ley, se prevé una Renovación excepcional y se le concederá una vigencia de siete años a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley.

Los titulares de Rótulos de Establecimiento vigentes podrán formular oposición contra nuevas solicitudes de registro de Marca o Nombre Comercial.

NUEVA REGULACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

Se incorpora el derecho del usuario anterior de un nombre comercial no registrado (uso extrarregistral) a impedir el registro de una nueva Marca, que por ser idéntica o semejante al nombre anterior, y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, exista riesgo de confusión. En este caso, el titular deberá probar bien el uso anterior o el conocimiento notorio en España del nombre comercial no registrado.

Se aplicará también al Nombre Comercial el Nomenclátor para la Clasificación Internacional de productos y servicios, con lo cual se amplia sin límites (hasta ahora imposible de realizar) la posibilidad de solicitar cuantos productos o servicios considere interesantes.

Desaparece la obligación de que el Nombre Comercial sea transmitido con la totalidad de la empresa.

Para la solicitud del Nombre Comercial, tampoco será necesario la aportación del Impuesto de Actividades Económicas.


OBSERVACION IMPORTANTE:

La presente Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, publicada en el BOE con fecha 8 de diciembre de 2001, entrará en vigor el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el Título V, artículo 85, Disposiciones Adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

RESUMEN DE LO MÁS IMPORTANTE DE LA NUEVA LEY DE MARCAS

Reconocimiento de la competencia de las Comunidades Autónomas.

Simplificar y abaratar el registro de marcas, con un procedimiento ágil y lógico.

Eliminación de la figura del ROTULO DE ESTABLECIMIENTO.

Será nulo el registro de MALA FE.

La publicación del BOPI será en color.

Se establece un sistema Multiclase, con la creación de tasas por clase.

Supresión del deber de declaración de uso.

Supresión del documento publico en el caso de cambio de titulares.

Desaparición de tasas quinquenales.

Reformulación de las causas de denegación y nulidad de registro.

Se elimina la tasa posterior de registro, y se establece una ÚNICA TASA de SOLICITUD.

Se regula expresamente el concepto de MARCA NOTORIA.

Además de poder perseguir al fabricante y al comerciante, se posibilita la persecución del fabricante de las ETIQUETAS.

Se reconoce la indemnización también por DAÑO MORAL (prestigio de la marca).

Se contempla la ACCIÓN DE DESTRUCCIÓN.

Se establece una INDEMNIZACIÓN FIJA mínima equivlente al 1% del volumen de negocio efectuado con el producto lícitamente marcado.
En caso de INCUMPLIMIENTO de la ejecución de la sentencia, se impone una multa mínima de 600 Euros por día de incumplimiento.

Se facilita las ACCIONES contra el usurpador de la marca, ya que el demandante a su elección podrá interponer la demanda en el Juzgado de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio el demandado, donde se produzca la violación, o donde esta produzca sus efectos.

Incorporación de la figura del arbitraje dentro de procedimientos de registro.

Marcas notorias no registradas, posibilidad de presentar oposición por vía administrativa.

Se fortalece la posición exclusiva del titular de la marca.

Prohibición de registro de denominaciones sociales confundibles con marcas o nombres comerciales notorios y renombrados.

Posibilidad de presentar oposición a una marca posterior cuando se apliquen productos, servicios o actividades idénticas o similares siempre que se pruebe uso prioritario en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión.

Cesión libre del NOMBRE COMERCIAL.

Aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para los NOMBRES COMERCIALES.

Protección del ROTULO DE ESTABLECIMIENTO a través de la Ley de Competencia Desleal.

Si desea ampliar esta información, solicitenos el texto integro de la nueva Ley de Marcas, se lo remitiremos por correo electronico, pinchando aqui.